1、专利侵权案件中的先用权抗辩与权利用尽抗辩北京知识产权法院刘炫孜先用权抗辩法律规定 2008年专利法第六十三条规定：有下列情形之一的，不视为侵犯专利权： （二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；2009年司法解释第十五条规定：被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。 有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备： （一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件； （二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料
2、。 专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。 先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。 先用权抗辩制度的渊源 按照专利法第九条第二款的规定，我国专利制度采用先申请制，即“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的专利人。” 由专利权的特性及专用权的授权原则所决定 不影响专利申请原则 避免造成社会资源的不合理浪费先
3、用权的性质 观点一：先用权是一种法律赋予并可以独立存在的民事权利，是先用人可以在法律允许的范围内实施有关技术方案或设计方案的一种权利，同时也可以用于对抗专利权。 观点二：先用权并非通常意义上的权利，即并非是支配权或请求权，仅仅是一种对抗侵犯专利权指控的抗辩权。 同意观点二，同时需要强调的是如果先用权人并不构成侵权，则其先用权抗辩没有实际审查的必要。先用权的性质 杭州中院（ 2004）杭民三初字第370号 法院认为： 先用权是对专利权的一种限制，并不是一种单独存在的权利，仅仅是一种对抗专利侵权的抗辩权 昆明中院（2006）昆民六初字第31号 法院认为： 鉴于被告方生产、销售的被控侵权产品并未落入
4、涉案专利权的保护范围，故被告义乌市制动阀公司提交的关于先用权的证据本院不再予以审查。 先用权的范围 先用权抗辩同时适用于发明、实用新型和外观设计。 专利法中限于制造及使用 先用人的制造、销售、许诺销售和使用行为均应被认为属于先用权的内容，不被视为侵犯专利权的行为。 进口行为的特殊性先用权范围 北京高院指导意见113条 在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的行为，不视为侵犯专利权。 上述专利权被授予后，先用权人继续制造专利产品、使用专利方法，以及使用、许诺销售、销售其制造的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品的，也不视为
5、侵犯专利权。 北高指南第120条 在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的行为，不视为侵犯专利权。 使用、许诺销售、销售上述上述情形下制造的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品的，也不视为侵犯专利权。先用权的范围 上海高院（2006）沪高民三（知）终字第88号 法院认定： 依法可以认定硕浦公司享有先用权，硕浦公司制造并向新联公司销售24工位绷丝机产品的行为依法不视为侵犯金盛公司的专利权” 。先用权的范围 杭州中院（2008）杭民三初字第137号 法院认为：被告提供的证据能够表明其在原告专利申请日之前制造、销售了涉案产品，
6、其先用权抗辩成立。先用权的范围 北京二中院(2009)二中民初字第21063号 法院认为： 海外制药公司先用权抗辩理由成立，其生产、销售涉案“痛风定片”药品的行为，不视为侵犯中汇制药公司的专利权。先用权制度的适用要件 在先技术方案（或设计）要件 时间条件 合法性条件 使用性条件 原有范围条件适用条件 北高指南121条，享有先用权的条件是： 1、做好了制造、使用的必要准备。必要准备,是指已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件，或者已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。 2、仅在原有范围内继续制造、使用。原有范围,是指专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备
7、或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。超出原有范围的制造、使用行为，构成侵犯专利权； 3、在先制造产品或者在先使用的方法或设计，应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段从专利权人或其他独立研究完成者处取得的,而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段获取的。 4、先用权人对于自己在先实施的技术不能转让,除非连同所属企业一并转让； 也不得许可他人实施。在先技术方案（或设计）要件 法：在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的。 “相同的”产品或方法 “相同”包括相同、等同及近似“相同的”设计 北京一中院（2011
8、）一中民初字第10902号 法院认为： 现有证据可以证明在涉案专利申请日之前，全利公司已经生产和推广与涉案外观设计专利相同或相似的产品。“相同的”产品或方法 北京一中院（1996）一中知初字第32号 法院认为： 被告虽主张其享有先用权，但被告并未有任何证据表明，其在原告专利申请日前所印制的宣纸印品，使用了与原告专利独立权利要求2相同或等同的方法，因此其先用权抗辩不能成立”。 时间条件 在先使用行为必须发生在该项专利的申请日（有优先权日的，优先权日视为申请日）以前 该日期之后的专利公告日、专利授权日或其他任何日期均不得作为判断先用权是否成立的时间条件合法性 2009年司法解释第十五条规定：被诉侵
9、权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。 合法性条件 先用人所使用的发明创造应该是独立完成或者合法获得 独立性开发 制造或者使用的技术是先用权人自己独立完成的 合法取得 即便使用人并非独立开发该技术方案，但如其所使用的技术方案是由其他独立开发人处合法取得，则其亦可以主张先用权抗辩。 不是抄袭、窃取专利权人或他人的技术合法性 北京高院指导意见第114条：(3)在先制造产品或者使用的方法或设计，应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段从专利权人或其他独立研究完成者取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段获取的。 北京高院指导意见第115条： 在侵权诉讼中
10、主张先用权抗辩的被诉侵权人系善意取得该技术或设计的受让人，但让与人系非法获得或者受让人提交的证据不足以证明让与人取得该技术或设计有合法来源，则受让人所主张的先用权抗辩不能成立。合法性 北京高院（2003）年高民终字第503号 法院认为： 原告新辰公司与峰达公司签订的协议明确约定，峰达公司委托新辰公司生产产品，而该产品本身是由峰达公司开发出来的。该协议属于委托加工合同，新辰公司并未参与产品开发，也并未通过受让等合法方式获得该产品技术的所有权，故新辰公司无权就峰达公司委托其加工的产品主张先用权，其相关上诉理由本院依法不予支持。合法性 与专利权人合作开发的技术，专利权人以外的其他技术使用开发者不可以
11、主张先用权抗辩 合同法第三百四十条规定 合作开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的，可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。申请人取得专利权的，放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。 合法取得 有观点认为： 合法取得要件仅适用于对于技术方案附有保密条件的取得，而不包括公开转让或取得。 因如若属于公开行为，则此时相关专利的技术方案将不再具有新颖性，进而不具有专利性，先用权抗辩在此情况下已不再具有存在的基础。 使用性 法：在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，
12、并且仅在原有范围内继续制造、使用的； 2009年司法解释第十五条：有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备： （一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件； （二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。 使用性条件 已经制造相同产品、使用相同方法 已经作好制造、使用的必要准备。必要准备 北京一中院(2002)一中民初字第3920号 法院认为： 必要准备,是指已经完成了产品图纸设计和工艺文件,已准备好专用设备和模具,或者完成了样品试制等项准备工作；必要准备 广东高院(2004)粤高法民三终字第252号 穗芳
13、公司未能提供有关在专利申请日前完成图纸设计、准备好模具、生产样品的证据，其称享有先用权抗辩证据不足，法院不予支持。必要准备 江苏高院(2006)苏民三终字第6号 金力公司的现有证据不能证明在涉案专利申请日前其已经完成了专用模具的准备，也不能证明在涉案专利申请日之前其已经完成被控冲击钻的试制和各项技术性能的检测等准备，达到了技术标准。金力公司并没有作好制造的必要准备。必要准备 江苏高院(2003)苏民三终字第144号 被告如东农药厂（快达公司前身）在专利申请日之前确实试制了50%异丙苄WP（异丙隆苄嘧磺隆）以供试验，也揭示了异丙隆与苄嘧磺隆混配的具体比例，但并未揭示所用的助剂和填料，所以不能说快
14、达公司已经制造了与专利产品相同的产品。 快达公司对于50%异丙苄WP（异丙隆苄嘧磺隆）处于试制阶段，各项技术指标尚未定型，有关 技术标准也未确定，更没有取得国家有关行政主管部门的登记许可，领取相关证照，因此也不能认为快达公司为制造相同的产品作好了必要的准备。 不应认为快达公司对涉案专利享有先用权。 必要准备 北京二中院(2009)二中民初字第21063号 法院认为： 海外制药公司提交了大量证据证明其就“痛风定片”药品及其制造工艺进行了研究、试制、批量生产、检测 于2004年6月8日向吉林省药监局就“痛风定片”药品申报新药。 吉林省药监局接受并审查了其提交的材料，对药品研制现场进行了考察，吉林省
15、药检所对其提交的三批样品进行了检验、审查了其自拟的药品标准。 吉林省药监局也认定海外制药公司具有研制、生产“痛风定片”药品所需的仪器、设备和相应人员，生产车间已获GMP证书。 这些证据充分证明了海外制药公司在中汇制药公司申请涉案专利权之前，已经做好制造“痛风定片”药品的必要准备。原有范围要件 先用权的制造或使用行为，只限于原有的范围之内，不得扩大范围。 专利法司法解释第十五条 专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。 先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实
16、施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。30原有范围要件 案例： 王孝忠诉中高公司 原告拥有“直冷式压蔗机轴瓦”实用新型专利，被告的被诉侵权产品与原告专利构成等同。但在本专利申请日之前，被告已经为龙力公司生产了包括压榨机内冷式铜轴瓦及轴承座在内的一批糖机设备。 一审法院认为：被告在原告的专利申请日前就已作好了生产准备，设计好了产品图纸，并且还生产出了被控侵权产品。原告也未提出被告生产数量超过了原有范围。 故先用权抗辩成立。 王孝忠上诉：一审判决未明确被告享有先用权的范围，在本专利申请日之前，被告只生产、销售了4套
17、压蔗机轴瓦，故其先用权的年产量应为4套。 二审法院：根据专利法的立法精神，对先用权原有范围的理解应当维持先用权人原有的产量，如先用权人的产量并未达到设备能力的，使用原有设备达到的产量，也应当被认为是在原有范围之内。以实际生产和销售量确定原有范围是过于苛刻的，应以被告设备能力来评估正常生产被控侵权产品的能力，二审经计算确认被告享有先用权的范围为月均产量不超过80块 。 原有范围要件 安徽高院（2006）皖民三终字第0012号 法院认为： 本案中原有范围应理解为涉案专利申请日前，第三人武汉福特公司为了制造环山水战车产品或使用与专利相同的方法所具有的正常生产能力达到的产量。”原有范围要件 有观点认为
18、： 因为许多产品都有从试制到投产、从小批量生产到较大规模生产的过程。倘若我们对先用权人原有范围的使用作量的限制，那么势必造成先用权人在原有的产业领域实施某项发明创造在数量上不能增加，在能力上不能增强，这种限制束缚了先用权人的手脚，使其在市场经济的条件下无法与专利权人等市场主体展开公平竞争。因此，我们认为对先用权行使的原有范围作量的限制偏袒了专利权人的利益，使先用权制度失去了其应有的意义 原有范围 北京一中院(2002)一中民初字第3920号 法院认为： 先用权人对于自己在先实施的技术不能转让,除非连同所属企业一并转让。英特莱公司案 最高人民法院（2015）民申字第1255号 当事人：再审申请人
19、北京英特莱技术公司（简称英特莱公司）与被申请人深圳蓝盾公司北京分公司（简称蓝盾北京分公司）、北京蓝盾创展门业有限公司（简称蓝盾创展公司）侵害发明专利权纠 涉案专利：“防火隔热卷帘用耐火纤维复合卷帘及其应用”的发明专利 经比对，被诉侵权产品落入本案专利权保护范围 蓝盾北京分公司、蓝盾创展公司主张，被诉侵权产品来源于案外人深圳市蓝盾实业有限公司（简称深圳蓝盾公司），且深圳蓝盾公司享有先用权，被诉侵权产品不构成对本案专利权的侵害。 北京市第二中级人民法院一审认为，被诉侵权产品落入本案专利权的保护范围，但被诉侵权产品是从深圳蓝盾公司进货，蓝盾北京分公司和蓝盾创展公司不是被诉侵权产品的制造者。而深圳蓝盾
20、公司在专利申请日前已经制造相同产品，并且仅在原有范围内继续制造，依法享有先用权，蓝盾北京分公司和蓝盾创展公司所提先用权抗辩理由成立。遂判决驳回英特莱公司的诉讼请求。英特莱公司不服，提出上诉。北京市高级人民法院二审判决驳回上诉、维持原判。英特莱公司仍不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2015年10月9日裁定驳回英特莱公司的再审申请。英特莱公司案 最高人民法院审查认为：蓝盾北京分公司和蓝盾创展公司提供了深圳蓝盾公司研发与本案专利相同的防火卷帘产品的设计可行性报告、计划书、任务书、研制报告书、设计总结、相关研发会议纪要和技术人员的证人证言以及案外人提供研发产品原材料的证明，可以证明被诉侵权
21、产品系深圳蓝盾公司自行研发。在已确认国家建设部门相关规范的修订导致全行业开展新产品研发和深圳蓝盾公司于本案专利申请日前已生产出相关产品这两项事实的前提下，本案相关证据已经形成较为完整的证据链，可以认定深圳蓝盾公司在申请日前为实施本案专利做好了制造的必要准备。此外，虽然享有先用权的主体应为制造商，但制造商并非本案被告。在销售商已经举证证明被诉侵权产品的合法来源，及制造商享有先用权的情况下，如果一味要求追加制造商为当事人或者驳回销售商的抗辩，不仅会增加当事人诉累，也与在制造商享有先用权的情况下，其生产的产品可以合法流通的立法宗旨相违背，故销售商可以在本案中提出先用权抗辩。汉王公司案 本案的基本案情
22、是：汉王公司是名称为“一种具有降压、降脂、定眩、定风作用的中药组合物及其制备方法和其用途”的发明专利（即本案专利）的专利权人。汉王公司发现银涛公司生产、销售的“强力定眩胶囊”药品处方、工艺、剂型以及主治功能等与本案专利相同，遂提起本案诉讼，请求判令银涛公司承担侵权责任。经技术特征比对，“强力定眩胶囊”药品处方、制备方法和用途均落入本案专利权保护范围。银涛公司对此提出先用权抗辩，并提交了如下证据：一是江西省食品药品监督管理局于本案专利申请日前向其出具的“强力定眩胶囊”药品注册申请受理通知书以及银涛公司申请药品注册时所报送的“强力定眩胶囊”申报资料项目资料，该资料的药学研究资料部分记载了“强力定眩
23、胶囊”的处方、制备方法、用途；二是江西省药检所药品注册检验报告表及附件，该报告表及附件显示银涛公司于本案专利申请日前生产了三批“强力定眩胶囊”样品供申请注册检验使用；三是药品生产许可证和药品GMP证书，表明其在申请注册“强力定眩胶囊”时即已具有“胶囊剂”生产线。陕西省西安市中级人民法院一审认为，证据一中的“药品注册申请受理通知书”中注明“本件不得作其他证明使用”，同时银涛公司不能证明其所有的“胶囊剂”生产线是为生产被诉侵权药品所购买，银涛公司先用权抗辩不成立，故判决银涛公司承担侵权责任。银涛公司不服，提起上诉。陕西省高级人民法院二审认为，银涛公司虽然在本案专利申请日前申请注册被诉侵权药品，但是
24、能否获得批准有待审查。而且，银涛公司是在本案专利申请日之后才取得药品注册批件，获准生产被诉侵权药品。因此，银涛公司的主张不符合先用权抗辩的条件。遂判决驳回上诉，维持一审判决。银涛公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2011年12月13日作出裁定，指令陕西省高级人民法院再审本案。汉王公司案 最高人民法院审查认为：根据最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释第十五条第二款的规定，先用权是否成立，关键在于被诉侵权人在专利申请日前是否已经实施专利或者为实施专利作好了技术或者物质上的必要准备。从银涛公司提交的主张先用权抗辩的证据来看，在本案专利的申请日前，银涛公司已经完成
25、了生产被诉侵权产品的工艺文件，具备了相应的生产设备，应当认定银涛公司在本案专利申请日前为实施本案专利作好了制造、使用的必要准备。至于银涛公司何时取得“强力定眩胶囊”药品生产批件，是药品监管的行政审批事项，不能以是否取得药品生产批件来判断其是否作好了制造、使用的必要准备。权利用尽抗辩权利用尽 1985年专利法第六十二条有下列情形之一的，不视为侵犯专利权： 一、专利权人制造或者经专利权人许可制造的专利产品售出后，使用或者销售该产品的； 1992年专利法延续上述规定。 2000年专利法第六十三条规定：有下列情形之一的，不视为侵犯专利权： （一）专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产
26、品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的； 2008年专利法第六十九条规定：有下列情形之一的，不视为侵犯专利权： （一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的； 权利用尽 审理侵犯专利权纠纷的司法解释二第二十一条 明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。 明知有关产品、方法被授予专利权，未经专利权人许可
27、，为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。 从权利用尽抗辩制度的理论基础看其性质及目的 目前，对于权利用尽抗辩制度的理论基础主要有以下两种： 一是起源于英国的默示许可（Implied License）理论，此种理论基础在于专利权人对于首次售出的产品仍然享有相应的专利权，其权利可以延续到专利产品售出后的一切再使用及销售行为。根据该理论专利权人在首次售出产品时，对于专利产品的后续利用必须设置明确的售后限制条件，否则推定买受人可以对该售出专利产品行使任何法律许可的权利。 二是起源于德国的权利用尽理论
28、，即当专利权人第一次将体现有关专利技术的产品销售之后他就用尽了自己的专利权。从法律上说，他不得再以明示或默示的方式，控制或限制专利产品的进一步流通，包括对于专利产品的处置。 该种理论认为专利权人在出售其专利产品时已经用尽自己的权利且获得了必要的报酬，因此买受人获得了自由处置所购买专利产品的权利，其主要目的在于平衡专利权人与社会公共利益，以实现在维护专利权人正当利益的基础上，保证自由贸易的顺利开展，因此，又称为利益平衡理论。 基本目的：保证商品的自由流通，维护正常的市场秩序。 专利权是一种排他性的权利，这种权利从本质上讲是国家因为专利权人的发明创造给社会带来了贡献，国家因此而通过法律的形式给予权
29、利人的一种奖励，这种奖励只能在每个产品上获得一次。专利权人在第一次出售专利产品时，已经得到了相应的回报，也就是说这种奖励已经完成，因此对于售出的专利产品专利权人的专利权已经行使穷尽。权利用尽抗辩制度的具体含义 第一种为：产品使用权的穷竭。经专利权人同意而投放市场的产品在销售之后，该权利人无权控制对产品的使用方式。 第二种为：当权利人自己制造或者许可他人制造的专利产品上市经过首次销售之后，专利权人对这些特定产品不再享有任何意义上的支配权，即购买者对这些产品的再转让或者使用都与权利人无关。 第三种为：公众中的任何人在购买合法售出的专利产品，也就是专利权人自己售出的专利产品或者经专利权人许可的被许可
30、人售出的专利产品之后，应当享有自由处置该产品的权利。此后，无论该购买者以何种方式使用该产品，或者进一步转卖、出让、捐赠该产品，均不应当构成侵犯该项专利权的行为。 权利用尽抗辩制度的核心含义在于专利产品合法地进入市场并被售出后，专利权人的专有权不再及于该特定的被售出的产品。买受人可以像对待一般的物权所及的普通物品一样自由地处置该产品， 以维护被售出商品在市场上的自由流通。相对用尽原则与绝对用尽原则 相对用尽：如果专利权人在首次销售时附加了售后限制条款，而上述条款内容并不违反关于自由竞争法律的相关规定或者损害社会公众利益而且是可执行的，对于买受者后来违反上述售后条件的行为，仍然认定为侵犯专利权的行
31、为。 绝对用尽：该专利产品一经售出，专利权人即丧失了对该专利产品所有的支配权，专利权人的专有权在产品售出后而彻底终结，该专利产品可以向其他一般产品一样在市场上自由地流通。 救济的补充：专利权人可以针对买受人之后违反售后限定条件的行为提起违约之诉，但是不能寻求侵权之诉。绝对用尽的合理性分析 1、专利权是一种受限制的权利，权利用尽抗辩制度是对专利权的一种本质性限定。专利法授予专利权人排他性专属权的奖励，这种奖励只能在每个产品上获得一次。只要专利权人自己已经在产品上使用过专利发明，他便不能再对该产品行使专利权。由于不同的使用方式是互为结果的，因而这种限制不限于专利权人已经选择的使用方式，而是所有随后
32、的对该产品的商业使用行为。 2、专利权是一种消极的排他权。专利产品授权售出后，购买人获得了专利权人“不向购买人提起专利侵权诉讼的保证”，专利权人放弃了针对该售出产品的排他权，专利权人针对该产品的专利权是绝对地穷竭了。 3、与专利制度的根本目的相契合。专利制度的目的在于通过授予专利权人一定期限的受保护的专有权，以鼓励发明创造，进而实现科学技术的进步与经济社会的发展。保护专利权的最终目的在于维护社会公共利益，其只是实现社会公共利益的一种手段。基于此，在专利权人因为发明创造而给社会作出的贡献已经为首次售出产品所获得的利益予以体现时，社会公共利益，即维护正常的商品流通秩序，是我们应当优先考虑的问题。
33、4，对于未违反关于自由竞争法律的相关规定或者损害社会公众利益而且是可执行的售后限制措施，权利人可以依据合同的相对性原则，向首次买受人主张违约之诉以维护其合法利益。违约之诉相对于侵权之诉，对于买受人的打击力度要小一些，有利于我国出口型经济的顺利发展，而且符合我国的基本国情。国内用尽原则与国际用尽原则 国内用尽原则是指专利产品合法地进入市场并被售出后，专利权人的专有权不再及于该特定的被售出的产品，但是该售出产品的再使用或销售必须以该专利权有效的国家或地区为界，强调权利用尽的地域性。即权利用尽原则只适用于专利权存在的范围内。 国际用尽原则是指将专利权的地域界限放到了整个世界范围，即只要买受人的专利产
34、品合法地来源于专利权人或者其许可人，包括售出、赠与、免费发放等多种形式，买受人即可以在世界其他各国对该专利产品自由地行使权利，而不受他国专利权人的约束。 区域用尽 平行进口的问题（后述）北京高院专利侵权判定指南 第119条： 专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权，包括： （1）专利权人或者其被许可人在中国境内售出其专利产品或者依照专利方法直接获得的产品后，购买者在中国境内使用、许诺销售、销售该产品； （2）专利权人或者其被许可人在中国境外售出其专利产品或者依照专利方法直接获得的产品后，购买者将该产
35、品进口到中国境内以及随后在中国境内使用、许诺销售、销售该产品； （3）专利权人或者其被许可人售出其专利产品的专用部件后，使用、许诺销售、销售该部件或将其组装制造专利产品； （4）方法专利的专利权人或者其被许可人售出专门用于实施其专利方法的设备后，使用该设备实施该方法专利。权利用尽抗辩制度的适用条件 （一）存在合法有效的专利权，且权利人基于该权利提起请求 抗辩权乃“请求权之权利也，其作用在于防御，而不在于攻击，因而必待他人之请求，始得对之抗辩”。有请求权，方有抗辩权，抗辩权不仅以对方请求权的存在为前提，而且其行使也必须以对方行使请求权为前提。同时，请求权行使的基本条件在于合法有效的基础权利的存在
36、。 （二）专利产品合法来源于专利权人或其许可人 据前述利益平理论，权利用尽原则适用的必要条件是专利权人已经获得相应的回报以奖励其创造性劳动对社会带来的贡献。因此，适用权利用尽抗辩制度，专利产品必须来自于专利权人或其许可人。 盗窃而来的专利产品是否仍然适用权利用尽抗辩制度？ （三）专利产品已被售出 我国专利法仅规定了专利产品由专利权人或其许可人售出，买受人再使用或销售等处置该产品的行为不视为侵权行为。但是对于销售的具体认定没有详细说明，比如销售的地域范围、是否必须为对一般公众的销售、销售的具体方式等。 （四）买受人对售出专利产品的处置未超出法定范围 除制造以外的使用、许诺销售、销售、进口各项权能
37、的集合。实践中，对于“使用”行为的争议最大。销售的认定 销售对象 根据法国第一次市场投放理论，市场投放所针对的顾客是一般意义上的公众，而非特殊的群体。只要使专利产品便于一般公众获取，均可以视为市场投放。 根据前述利益平理论，权利用尽抗辩制度适用的必要条件是专利权人已经获得相应的回报以奖励其创造性劳动对社会带来的贡献。专利权人可以从自己的直接销售中获得回报，也可以以许可他人使用专利技术而获取许可费或提成费的方式获得回报。另外，确立权利用尽原则的另一个目的在于保证商品正常的市场流通，以维护正常的市场交易秩序，促进经济社会的较快发展。 专利权人或其许可人与特定公众之间基于买卖合同而实现对专利产品的销
38、售，我们认为同样应当认定为权利用尽抗辩制度中的“售出”。销售的认定 销售的方式 销售是指将上述专利产品的所有权从一方（卖方）转移给另一方（买方），而买方则将相应的价款付给卖方。（狭义） 免费赠与？ 广义的理解更为合理，权利用尽抗辩制度的适用以专利权人或其许可人得到实际的经济利益作为最终的评判标准，当然专利权人对于此种利益的自动抛弃应当视为专利权人或其许可人的经济利益已实际实现。 许诺销售？ 仅仅是要约行为，交易尚未完成，回报没有得到。 判断规则：对于销售的具体认定应当以专利产品合法地脱离专利权人或其许可人的控制，而转移于他人，同时专利权人或其许可人在其中获得了相应的回报为判断标准，当然这种回报
39、可以因专利权人或其许可人的自动抛弃而视为已经实现。销售的认定 专利权人的真实意思表示 专利权从本质上讲是一种受限制的私权利。 对于私权的处分必须源于权利人的真实意思表示。销售作为一种合同行为，如果不是出于权利人的真实意思表示，将会导致合同的无效或被撤销。因此，一般来讲适用权利用尽抗辩制度应当以专利权人或被许可人的自愿出售行为为基础。 强制许可？平行进口 平行进口的含义 专利平行进口应为未经进口国专利权人授权的进口商，将专利权人或其许可人在其他国家或地区销售的专利产品，输入进口国的行为。 平行进口具有以下特征：一是平行进口的专利产品为“真品”，即来源于专利权人或其许可人，此处的专利权利人既包括与
40、进口国同一的专利权人，也包括不同一的专利权人，即一方依另一方的转让获取的专利权；二是，平行进口行为未经进口国专利权人的许可；三是，平行进口的范围存在于不同的法域，包括不同的国家和地区。但是并不要求每个国家都存在完善的知识产权法律制度；四是，在进口国必须存在合法有效的专利权。 产生的原因： 1、法律原因地域性 法律不同、司法主权 2、经济原则价格差异 文化环境差异、成本差异、国家政策差异、价格歧视进口权与平行进口的关系 进口权,是指权利人享有自己进口或者禁止他人未经许可,为生产经营目的进口其知识产权产品的权利。 TRIPS协议第28条第1款的规定，根据该规定：“一专利授予其所有权人下列专有权利:
41、(a)如一专利的客体是产品,则制止第三方未经所有人同意而进行制造、使用、标价出售、销售或者为这些目的而进口该产品的行为;(b)如一专利的客体是方法,则制止第三方未经所有权人同意而使用该方法的行为,以及制止使用、标价出售、销售或为这些目的而进口至少是以该方法直接获得产品的行为。” 进口权的权能主要包括两个方面，一是专利权人有权自己进口相关专利产品；二是，专利权人有权禁止他人未经其许可进口相应的专利产品。 有观点认为专利权人享有进口权的规定既包含了禁止平行进口行为的含义。 TRIPS协议第6条规定：“本协议的任何规定均不得用于涉及知识产权的权利用尽问题”专利的地域性与权利用尽的地域性 巴黎公约第4
42、条之二的规定：“（1）本联盟国家的国民在本联盟各国申请的专利，与在其他国家，不论是否为本联盟的成员，就同一发明所取得的专利是相互独立的。” 专利权的地域性原则，即专利权“只能依一定国家的法律产生，又只在其依法产生的地域内有效”；或者 “依据不同的法律于产生的知识产权是相互独立的，不依赖与其它国家的法律”。 国内用尽原则即是在专利权地域性原则的基础上发展起来的学说。其强调售出产品的再使用或销售必须以该专利权有效的国家为界，即权利用尽抗辩制度只适用于专利权存在的范围内，即权利用尽抗辩制度同样具有地域性。 我国采取国际用尽的原因适用要件 北高指南第119条第二款：专利权人或者其被许可人在中国境外售出
43、其专利产品或者依照专利方法直接获得的产品后，购买者将该产品进口到中国境内以及随后在中国境内使用、许诺销售、销售该产品； 第一，在我国必须存在合法有效的专利权，此为适用专利权国际用尽的基础性条件。 第二，平行进口的专利产品为“真品”，即来源于专利权人或其许可人，而无论专利产品是专利权人或其许可人在我国境内或者我国境外将其投入市场的。 第三，平行进口行为未经我国专利权人的许可。如果是经我国专利权人或其许可人授权而进口的行为，根据专利法第十一条的规定是不构成专利侵权行为，即无需使用权利用尽条款予以规制。维修与再造 观点一：只要专利产品不能正常使用，就不允许修理，使用者只能重新购买专利产品。 观点二：
44、无论专利产品损坏到什么程度，都可以允许使用者按照专利产品的技术方案进行修理，所有的修理都认定为专利权用尽范围内的合法使用行为，不构成侵犯专利权。 美国的Aro案（即“帆布车顶”案） 观点三：修理是允许的，但应当有限制，不能成为对专利产品的重新制造。如果修理后的产品不再是旧的专利产品，而是一个新的专利产品，就不能再认定为修理，而应认定为专利产品的重新制造，即所谓的再造。为了保证专利产品的使用者两次向专利权人购买专利产品，应当不允许对专利产品的再造。 日本canon案 如何区分修理与再造？ 耗尽原则：专利产品使用寿命内的修理是修理，使用寿命后的修理就是再造。维修与再造 案情如下：Canon公司生产
45、销售某个系列的喷墨墨盒，中国有一家企业回收该系列的墨水用尽的墨盒，重新灌墨，制成再生墨盒并且再卖到日本。在日本，由RA公司负责这些再生墨盒的销售。 Canon公司认为，RA公司进口和销售该再生墨盒侵害了其JP3278410号专利，因此于2004年4月向东京地区法院提起诉讼。JP3278410号专利有两项独立权利要求，分别是产品权利要求1和方法权利要求10。产品权利要求的技术特征包括特征H与K。特征H为“所述压接部界面的毛管力比第1及第2负压发生构件的毛管力高”。特征K为“向负压发生构件收纳室填充无论墨盒如何放置整个压接部界面可以保持一定量的液体”。 一审法院判决认为，对墨水用尽的墨盒灌墨不属于
46、再造，墨水用尽后的墨盒已经属于专利权用尽，他人再进行灌墨并不构成对专利产品的制造，并不侵害Canon公司的专利权。 Canon公司不服一审判决，向日本知识产权高等法院提出上诉。维修与再造 2006年1月，日本知识产权高等法院作出二审判决，认为以下两种情况并不构成专利权用尽：第一种是在专利产品使用寿命已经终结后再使用它；第二种是对专利产品的实质部分进行更换或者修理以延续其使用寿命。知识产权高等法院认为，该案中被告对墨水用尽的墨盒灌墨，恢复了特征H和K，因此构成对专利产品实质部分的修理或更换。在此基础上，日本知识产权高等法院还认为，被控侵权产品侵害了该专利的方法权利要求10，故认定RA公司构成对Canon公司专利权的侵害，判令RA公司承担侵权责任。 RA公司不服知识产权高等法院的二审判决，上诉至日本最高法院。 日本最高法院于2007年11月作出判决，认为二审法院的结论是正确的，但否定了其判断标准。 日本最高法院认为：RA公司重新灌墨制成再生墨盒不是单纯的补充墨水，而是利用使用过的墨盒在与本发明实质部分相关构成要件H和K已经欠缺的物件上恢复其原有状态，再次实现本发明的实质价值，RA公司的产品与加工前Canon公司的专利产品不再是相同的产品，因此是再造产品。 国内相关案例 古贝春案 黑加伦案感谢
